Author: Antonius Gunawan Dharmadji, S.H.
Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 427/K/Pdt.Sus-HKI/2022 menolak permohonan kasasi Pemilik Merek Gudang Baru atas sengketa merek dengan PT. Gudang Garam Tbk. Putusan kasasi MA menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby. Kemenangan PT. Gudang Garam Tbk dalam sengketa merek tersebut semakin menguatkan perlindungan merek terkenal di Indonesia. Pemilik merek terkenal dalam perkembangannya dilindungi oleh Doktrin “Dilution of Distinctiveness”. Doktrin ini mengajarkan bahwa pemilik merek terkenal memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek mereka dengan cara-cara yang dapat mengurangi keunikan merek tersebut (Brajendu Bhaskar, 2008).
Salah satu contoh kasus penerapan doktrin Dilution of Distinctiveness terjadi pada sengketa Merek Odol sebagai merek obat kumur dipergunakan oleh pihak lain untuk merek produk baja. Pengadilan Jerman menyebutkan bahwa dalam sengketa tersebut produsen baja yang memakai merek Odol untuk barang dagangannya melakukan dilusi terhadap merek Odol. Hal tersebut mempengaruhi merek Odol yang telah terkenal reputasinya (Inge Dwisvimiar, 2016). Contoh kasus lain yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara Merek IKEA dan IKEMA. Pada kasus tersebut pemilik merek IKEA (IKEA Systems BV) mendalilkan bahwa merek IKEMA memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada sebagian dengan merek IKEA, sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen. Sebaliknya PT. Angsa Daya sebagai pemilik merek IKEMA berargumen bahwa merek IKEMA tidak memiliki kemiripan bunyi, tulisan dan lafal dengan IKEA. Dalam kasus ini hakim berpendapat tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek IKEA dengan merek IKEMA.
Baca juga: Hak Cipta Terhadap Non Fungible Token (NFT)
Dalam kasus merek Gudang Garam telah terdaftar lebih dahulu sejak tahun 1979 di Indonesia dan telah menjadi salah satu merek rokok yang dikenal secara umum di Indonesia. Penggunaan merek yang menyerupai penamaan atau tampilan dari merek Gudang Garam untuk produk sejenis (rokok) akan mengecoh dan menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai asal-usul produk tersebut.
Sebaliknya, ada pihak beranggapan merek Gudang Garam dan Gudang Baru terdapat kemiripan, namun kemiripan tersebut tidak mengakibatkan kebingungan bagi konsumen karena kata kedua dalam merek tersebut berbeda (antara kata “Garam” dan kata “Baru”). Anggapan tersebut jika dihubungkan dengan kasus IKEA melawan IKEMA dapat jadi benar karena dari padanan kata kedua merek tersebut berbeda. Hal ini dapat dimengerti karena penentuan kemiripan ini sangatlah subjektif dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan menggunakan doktrin Dilution of Distinctiveness. Tolak ukur dari doktrin Dilution of Distinctiveness bukan sekadar membandingkan padanan kata yang menjadi salah satu indikator penilaian persamaan pada pokoknya atau seluruhnya sebagaimana Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, melainkan penilaian didasarkan adanya merek tertentu apakah akan mengurangi suatu keunikan sebuah merek terkenal.
Doktrin Dilution of Distinctiveness dapat diterapkan pada kasus merek Gudang Garam dengan merek Gudang Baru. Merek Gudang Garam memiliki reputasi bagus sebagai salah satu merek rokok dengan penggemar yang besar. Hal ini menjadikan merek Gudang Garam sebagai penamaan suatu produk yang memiliki nilai yang tinggi karena mempunyai nilai jual (selling power) yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Merek Gudang Garam sebagai merek terkenal telah mempunyai reputasi baik dari hasil promosi, investasi dan produksi. Oleh karena itu, harus dilindungi dari adanya pencemaran yang mengurangi nilai eksklusif dari merek terkenal tersebut walaupun tidak ada unsur kebingungan akan asal-usul merek Gudang Garam dengan Gudang Baru.
Baca juga: Perbedaan Franchise dan Lisensi
Dengan demikian penerapan doktrin Dilution of Distinctiveness khususnya bagi merek terkenal dan memiliki reputasi bagus di masyarakat menjadi penting. Doktrin tersebut dapat melengkapi prinsip persaingan curang yang menjadi dasar dalam gugatan pembatalan merek yang terwujud dari penilaian itikad baik dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek.
Tag: Berita , Artikel , Konsultan Kekayaan Intelektual