(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Fica Candra Isnani S.H.

Terhadap permohonan pendaftaran suatu merek memang dimungkinkan bagi pihak pemohon mendapatkan usulan penolakan dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Usulan penolakan biasanya dikarenakan adanya pertimbangan dari hasil pemeriksaan substantif, bahwa merek yang menjadi objek pendaftaran memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dari pihak lain. Apabila dalam hal ini pemohon melalui sanggahannya tidak mampu membuktikan terkait dasar atas usulan penolakan tersebut, maka merek tersebut akan ditolak pendaftarannya oleh DJKI.

Adanya penolakan dalam permohonan pendaftaran merek, tentu menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak pemohon baik dari segi waktu maupun biaya yang digunakan dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi badan usaha atau seseorang yang ingin mendaftarkan merek usahanya untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Aturan ini didasarkan pada prinsip first to file (pendaftar pertama), yang artinya siapa yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu maka ia yang berhak atas merek tersebut.

Kemudian bagimana cara seseorang mengetahui bahwa suatu merek memiliki kemiripan atau kesamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain? Jawabannya adalah dengan cara melakukan teknik pengecekan merek terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pendaftarannya ke DJKI. Teknik pengecekan merek merupakan sebuah alternatif yang disarankan bagi calon pemohon untuk memastikan bahwa merek miliknya belum terdaftar atas nama pihak lain. Selain itu, calon pemohon juga dapat membandingkan mereknya dengan merek-merek terdaftar lain untuk menilai persamaan baik secara visul, fonetik atau konseptual untuk mencegah terjadinya persamaan pada tanda yang digunakan sebagai merek.

Pengecekan terhadap merek terdaftar di Indonesia dapat diakses melalui laman resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Pemilik Merek juga dapat melakukan pengecekan terhadap merek luar negeri melalui situs yang disediakan oleh masing-masing negara. Selain itu, terdapat pula situs pengecekan merek untuk Negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).

Selain melakukan pengecekan, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan oleh calon pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran mereknya yaitu dengan memperhatikan 5 (lima) spektrum daya pembeda saat pembuatan sebuah merek. Lima spektrum tersebut terdiri dari Inventif, Arbitrary, Sugestif, Deskriptif, Generik. Tanda bersifat Inventif adalah tanda yang memiliki daya pembeda paling kuat yang diciptakan langsung oleh pemilik merek dan tidak terdapat pengertiannya di dalam kamus, contoh: google, Lazada, dll. Tanda yang bersifat acak atau Arbitrary merupakan tanda atau merek yang diambil dari kata-kata yang sudah ada di dalam kamus, namun tidak ada kaitannya jika di lekatkan pada produk barang atau jasa, contoh: Merek Gajah Duduk untuk produk sarung. Merek bersifat Arbitrary memiliki daya pembeda yang cukup kuat karna tidak bersifat deskriptif.

Tanda bersifat Sugestif menunjukkan kualitas atau karakteristik produk tetapi tidak secara langsung merujuk pada produk, namun membutuhkan bantuan imajinasi, pemikiran atau persepsi untuk menghubungkan tanda dengan produk. Merek bersifat sugesti dapat memiliki daya pembeda yang melekat, hanya saja pada awalnya membutuhkan lebih sedikit edukasi kepada publik, ontoh: merek Monster Energy untuk merek produk minuman. Tanda dengan bersifat Deskriptif merupakan tanda yang hanya menerangkan bahan, kualitas, fungsi, tujuan, atau penggunaan produk, pujian, asal geografis, tanda ini tidak memiliki daya pembeda, contoh: sugar free untuk minuman teh. Tanda bersifat Generik merupakan tanda yang diambil dari nama umum produk yang dimaksud, seperti merek clock untuk produk jam. Oleh karena itu, pemilihan merek disarankan masuk dalam jenis daya spketrum Inventif, Arbitraty atau Sugestion sedangkan untuk Deskriptif dan Generik memiliki risiko yang lebih tinggi penolakannya pada saat didaftarkan.

Berdasarkan ulasan diatas, dapat disimpulkan bagi calon pemohon yang ingin melakukan permohonan pendaftaran mereknya, maka terlebih dahulu dapat melakukan pengecekan merek terdaftar di Indonesia atau negara lain untuk meminimalisir risiko terjadinya penolakan saat diajukannya permohonan pendaftaran merek atas dasar persamaan merek pemohon dengan merek terdaftar milik pihak lain. Upaya lain juga dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan 5 (lima) spektrum daya pembeda pada saat pembuatan merek, tujuannya agar merek memiliki daya pembeda yang kuat baik dari segi visual, fonetik dan konseptual dengan merek terdaftar pihak lain.