Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Masalah pelindungan hukum terhadap merek khususnya merek terkenal telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem merek. Suatu merek terkenal sudah seharusnya dilindungi karena dapat memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu merek yang telah terdaftar. Pelanggaran terhadap merek tersebut terjadi karena dianggap merek tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek mengacu pada sifat hak atas merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus bersifat monopoli yang berarti hak itu hanya boleh dilaksanakan oleh pemegang merek tersebut. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Jika terdapat pihak lain yang menggunakan hak khusus tanpa adanya izin dari pemegang merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tertentu.

Terkait dengan pelindungan merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh pemegang hak merek dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen.

Baca juga: Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Hukum dan HAM

Kriteria merek terkenal, telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016). Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;

b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

c. pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

d. jangkauan daerah penggunaan merek;

e. jangka waktu penggunaan merek;

f. intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;

g. pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;

h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

i. nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Baca juga: Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Dalam Bidang Farmasi

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Perdata Khusus mengatur “gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan itikad tidak baik, secara formil dapat diterima tanpa batas waktu (vide Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 UU Merek)”

Merek terkenal juga dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, diantaranya Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) dan the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).

Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut;
6. nilai merek;

Dalam ruang lingkup perdagangan, saat ini jika produsen tidak melakukan pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena pesaing dapat memanfaatkan merek yang identik atau sama tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang sama. Apabila seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau sama, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan terhadap pelanggan dan hal ini dapat mengurangi keuntungan dari produsen tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat merusak reputasi dan citra barang/jasa yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah. Dengan demikian, pentingnya nilai dari merek dan peran yang dimiliki oleh sebuah merek dalam menentukan suksesnya sebuah produk di pasar. Untuk itu pemegang merek harus mendaftarkan mereknya agar merek tersebut mendapat pelindungan dalam pasar yang bersangkutan.

Hal lain yang sangat penting dalam pelindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ukuran itikad tidak baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang identik atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain kemasannya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan itikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi merek terkenal.

Lebih lanjut UU Merek juga telah berupaya memberikan pelindungan bagi merek yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.

Baca juga: Tata Cara dan Syarat Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis

Dalam praktiknya, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem ini, pendaftar diharuskan untuk mendaftar agar suatu merek bisa mendapatkan pelindungan. Sistem First to File menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut.

Dalam UU Merek telah memberikan kemudahan mekanisme pendaftaran dengan sederhana dan efisien, antara lain permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon. Setidaknya, dapat diwakilkan oleh kuasa pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik, atau nonelektronik.

Tag: Berita , Artikel , Konsultan Kekayaan Intelektual