Author: Amarullahi Ajebi dan Antonius Gunawan D.

Sengketa merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dari Swiss dan merek lokal Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja menarik perhatian masyarakat. Sengketa ini bermula ketika Delfi Chocolate Manufacturing SA, berbasis di 6 Route de Berne 1700 Swiss, mengajukan permohonan pendaftaran merek “CHACHA” ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 16 Mei 2019. Hasil dari permohonan pendaftaran merek Delfi Chocolate adalah ditolak dengan alasan adanya persamaan dengan merek Cha-Cha milik Jogi yang sudah didaftarkan lebih dahulu, terutama untuk barang sejenis dalam kelas 30.

Keputusan DJKI tersebut kemudian diajukan ke Komisi Banding Merek. Pada tanggal 19 November 2021, Komisi Banding merek memutus permohonan banding yang diajukan oleh Delfi Chocolate dan menguatkan keputusan DJKI.

Delfi Chocolate yang tidak puas dengan keputusan Komisi Banding menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melewati beberapa persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus untuk menolak seluruhnya gugatan Delfi Chocolate dalam putusan No. 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merek CHACHA Delfi memiliki kesamaan bunyi dan ucapan dengan merek CHA-CHA Jogi Hendra Atmadja yang telah didaftarkan lebih dahulu dalam kelas 30, sehingga menganggap bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan pada prinsip dan jenis barang yang sama.

Pihak Delfi Chocolate kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 10 Oktober 2022. Dalam putusan No. 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing SA dan menghukum mereka dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pertimbangan dari Majelis Hakim adalah bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Sengketa Merek Pasta Gigi “Strong” antara Unilever melawan Orang Tua Group

Ada 2 (dua) hal yang dapat dipelajari dari kasus tersebut. Pertama, penerapan prinsip first to file yang harus diketahui oleh masyarakat. Prinsip first to file mengatur bahwa pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek akan diberikan perlindungan, sementara pihak yang mendaftar setelahnya untuk merek dan jenis barang dan/atau jasa yang sama akan ditolak. Dengan demikian, pemilik merek harus segera mendaftarkan mereknya sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak lain.

Kedua, pentingnya mengetahui adanya ketentuan persamaan pada pokoknya sebelum mendaftar suatu merek. Hal tersebut sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan: “Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya jika memiliki:

• Persamaan bentuk (Similarity of form)
• Persamaan komposisi (Similarity of composition)
• Persamaan kombinasi (Similarity of combination)
• Persamaan unsur elemen (Similarity of element)
• Persamaan bunyi (Sound similarity)
• Persamaan ucapan (Phonetic similarity)
• Persamaan penampilan (Similarity in appearance)

Merek “CHA-CHA” milik Jogi Hendra Atmadja, yang didaftarkan lebih dahulu, memiliki susunan kata “CHACHA” yang terdiri dari 6 huruf C, H, A, C, H, A yang sangat dominan pada merek tersebut. Kata “CHACHA” dianggap sebagai kata yang dominan pada merek tersebut. Begitu juga dengan merek “DELFI CHACHA” yang diajukan oleh Delfi Chocolate, memiliki kata “CHACHA” yang terdiri dari huruf C, H, A, C, H, A yang juga merupakan kata dominan. Oleh karena itu, keduanya dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Selain itu, jenis barang yang dimohonkan perlindungannya juga memiliki persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan, dan penggunaannya. Dengan demikian, jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dapat dikategorikan sebagai barang sejenis.

Baca juga: Makna Persamaan pada Pokoknya dalam Merek

Sengketa merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja adalah contoh nyata tentang betapa pentingnya perlindungan merek. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, melindungi merek adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendaftaran merek, pelaku usaha dapat memperkuat merek mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis mereka di masa depan.

Tag: Berita , Artikel , Konsultan Kekayaan Intelektual