Author: Ihda Aulia Rahmah, S.H.

Sengketa Merek antara MS Glow dan PStore Glow baru-baru ini hangat diperbincangkan oleh publik. Hal tersebut sebagai buntut dari adanya Putusan Pengadilan Niaga Kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022 dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn.Niaga Sby. Putusan tersebut menyatakan bahwa Para Tergugat telah menggunakan merek “MS Glow” yang memiliki persamaan dengan merek PS Glow dan PStore Glow dengan tanpa hak dan melawan hukum. Pihak Penggugat dalam hal ini adalah PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yakni: PT. Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia.

Sebelumnya pihak dari MS Glow yakni Shandy Purnamasari telah mengggugat terlebih dahulu pihak PStore Glow atas nama Putra Siregar dan Menteri Hukum dan Ham c.q Direktorat Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktur Merek dan Indikasi Grafis sebagai turut tergugat pada 15 Maret 2022. Gugatan tersebut dilayangkan atas penggunaan Merek PS Glow yang memiliki kesamaan dengan Merek MS Glow di Pengadilan Niaga Medan. Dimana dalam putusan tersebut dengan Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dinyatakan bahwa Merek PStore Glow memiliki persamaan dengan Merek MS Glow dan memerintahkan kepada DJKI sebagai turut tergugat untuk membatalkan pendaftaran atas merek PStore Glow atas nama Putra Siregar. Beberapa Merek PStore Glow atas nama Putra Siregar yang dinyatakan batal tersebut adalah:

Baca juga:  Penggabungan Gugatan Pelanggaran Merek dan Gugatan Pembatalan Merek, Apakah Bisa?

1. Merek ”PStore Glow” dengan No. Pendaftaran IDM000943833 Kelas Barang/Jasa 3
2. Merek “PStore Glow” dengan No. Pendaftaran IDM000943834 Kelas Barang/Jasa 3, 44
3. Merek “Pstore Glow Men” dengan No. Pendaftaran DM000943835 Kelas Barang/Jasa 3

Dari putusan tersebut diatas kemudian diketahui bahwa semua Merek PStore Glow atas nama Putra Siregar telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Niaga. Lantas menjadi pertanyaan apa yang mendasari pihak PStore Glow dalam hal ini PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia menggugat adanya kesamaan merek antara “MS Glow” dengan Merek PS Glow dan PStore Glow. Dalam gugatan yang diajukan oleh PStore Glow kepada MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya tidak disebutkan  nomor sertifikat dari merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang terdaftar pada DJKI untuk golongan barang/jasa kelas 3. Baik dalam posita maupun petitumnya Penggugat hanya menyebutkan bahwa Merek “PS Glow” dan “PStore Glow” terdaftar di DJKI dengan jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik). Padahal sejatinya adanya suatu sertifikat merek merupakan bukti konkrit bahwa merek tersebut telah terdaftar di DJKI dan menjadi hak dari pemilik merek tersebut (Astri dan Sunarty 2022).

Meskipun kemudian pada saat persidangan berlangsung Penggugat menyebutkan dan melampirkan nomor sertifikat yang menunjukkan adanya kepemilikan dan terdaftarnya merek tersebut, namun sejatinya hal ini harus dicantumkan dalam gugatan dari penggugat. Mengigat Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) menyebutkan bahwa “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tesebut”.

Dalam persidangan disebutkan bahwa penggugat memiliki lisensi atas merek dagang PS Glow dengan No. IDM000639146 yang terdafatar di DJKI sejak 27 April 2021 atas nama Monesia Lintang Nugraheni (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia). Dimana hal tersebut didasarkan pada Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021, yang kemudian didukung dengan sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar PS Glow IDM000639146. Selain itu juga penggugat mendalilkan sebagai pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PStore Glow atas dasar akta perjanjian penyerahan merek dagang No. 38 tanggal 31 Jnauari 2022 dengan bukti formulir Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan atas merek Kolektif Merek PStore Glow IDM000943833.

Merek Kolektif sendiri dalam Pasal 1 angka 4 UU Merek didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Sedangkan unuk lisensi sendiri merupakan izin yang diberikan oleh pemiliki merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Sehingga kemudian dapat diketahui bahwa Merek PS Glow disini berbeda dengan merek PS Glow atas nama Putra Siregar yang batal menurut putusan Pengadilan Niaga Medan.

Dalam kasus penggunaan merek “MS Glow” sendiri yang terdaftar dan juga dijadikan menjadi dasar atas gugatan pihak “MS Glow” terhadap “PS Glow” di Pengadilan Niaga Medan adalah Merek “MS Glow For Cantik Skincare+Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar sejak tanggal 20 April 2018 dan “MS Glow For Men” dengan No. Pendaftaran IDM000877377 yang terdaftar sejak 11 Februari 2020. Sedangkan untuk merek “MS Glow” memang terdaftar sejak tanggal 03 Mei 2018 tetapi bukan atas kosmetik melainkan atas minuman serbuk. Hal ini kemudian menjadi alasan adanya pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya bahwa penggunaan merek “MS Glow” yang terdaftar di DJKI sebagai merek kosmetik tidak sesuai dengan data yang ada di DJKI sebagai serbuk minuman. Hal tersebut membuat hakim memutuskan bahwa penggunaan merek “MS Glow” yang memiliki kesamaan pada pokonya dengan merek “PS Glow” dan “PStore Glow” dalam bidang barang/jasa kelas 3 kosmetik merupakan hal yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Selain itu penggunaan merek “MS Glow” dalam kosmetik oleh pihak MS Glow tidak dapat dibenarkan, mengingat merek yang terdaftar dalam DJKI pada bidang barang/jasa kelas 3 kosmetik adalah “MS Glow / for Cantik Skincare+Logo”. Dr Suyud Margono SH, MH menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BANANA saja. Jika hal tersebut dilakukan maka akan merugikan karena tidak dilindungi dan mebingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE. Sejalan dengan hal tersebut Adi Spanto SH, MH juga memaparkan bahwa, apabila seseorang memiliki merek terdaftar BINTANG TERANG SEJATI kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BINTANG saja, atau SEJATI saja, Jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BINTANG TERANG SEJATI (Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn.Niaga Sby).

Baca juga: Implikasi Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Gen Halilintar

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan merek “MS Glow” yang berbeda dengan merek yang didaftarkan yakni “MS Glow / For Cantik Skincare” tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Polemik antara MS Glow dan PStore Glow ini akhirnya berakhir dengan damai. Namun, pihak MS Glow masih mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya, mengingat apabila putusan ini sudah bersifat tetap maka MS Glow tidak lagi dapat digunakan sebagai merek kosmetik tetapi harus menggunakan merek MS Glow / For Cantik Skincare. Hal ini kemudian menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dagang sesuai dengan penggunaan dan merek yang didaftarkan.

Tag: Berita , Artikel , Konsultan Kekayaan Intelektual