Author: Putri Ayu Trisnawati, SH

Para Pihak

Penggugat : AUTHORIZED REPRESENTATIVE, VOLKE HENRE

Merek HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG

Berkedudukan di Jerman

Tergugat : TEDDY TAN

Merek : HUGO

Berkedudukan di Jakarta

Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Penggugat

Merek : “Hugo Boss”

Kelas : 3,18,24,25

Penggugat pertama kali menggunakan merek yang mengandung unsur kata “Hugo” yaitu merek Hugo Boss di dunia perdagangan pada Tahun 1924 dan untuk pertama kali mendaftarkan merek Hugo Boss di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan Nomor Pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25. Dengan demikian Penggugat adalah merupakan pemilik yang sesungguhnya sekaligus pengguna pertama merek Hugo Boss di dunia

Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas merek-merek dagang tersebut di atas, juga telah mendaftarkan merek-merek dagangnya tersebut di berbagai Negara di dunia, baik melalui kantor kekayaan intelektual Negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual

Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 42 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 26 Maret 2008 melalui Harmonisierungsamt Fur Den Binnenmarkt, yang mana keduanya merupakan kantor merek dan desain resmi untuk Negara-Negara Uni Eropa yang meliputi perlindungan di 27 (dua puluh tujuh) Negara, antara lain Jerman dan Portugal

Di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek “Hugo Boss” kepada Turut Tergugat untuk pertama kali di kelas 3, 18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 Jenis barang :  pakaian-pakaian termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal, segala macam pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, dst.

Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Tergugat

Merek : HUGO

Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;

1. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
2. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
3. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 terdaftar tanggal 24 Mei 2010
4. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
5. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;

Kronologis

Obyek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (Merek-Merek “Hugo” yang disengketakan) adalah sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan tergugat atas dasar itikad tidak baik.

Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat telah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi sebagai merek terdaftar yang notabene merek terkenal yang sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Merek. Oleh karena itu seharusnya merek- merek yang seperti itu tidak dapat didaftarkan karena telah diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik, dan apabila ada pihak lain yang terlanjut mengajukan pendaftaran atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya) tersebut maka permohoan atas merek-merek tersebut harus ditolak.

Gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Penggugat : HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG

Tergugat : HUGO

Dasar Gugatan

• Obyek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (Merek-Merek “Hugo” yang disengketakan) adalah sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan tergugat atas dasar itikad tidak baik, oleh karenanya harus dibatalkan.
• Tergugat telah mendaftarkan merek-merek “Hugo” yang disengketakan kepada Turut Tergugat dan bahkan dengan sengaja telah memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk- produknya dengan menggunakan merek-merek yang mengandung kata “Hugo” yang memiliki persamaan pada pokoknva maupun pada keseluruhannva dengan merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat.
• penggunaan kata “Hugo” oleh Tergugat dalam etiket merek tersebut di atas jelas dimaksudkan untuk mendompleng ketenaran merek Hugo Boss (beserta variasinya) khususnya memiliki persamaan pada kata “Hugo” dengan kata “Hugo” pada merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat yang sudah lebih dulu dipakai, terdaftar dan terkenal sebagai merek yang premium dan berkualitas tinggi.
• Lebih lanjut penghargaan dan penghormatan terhadap suatu merek terkenal juga secara tegas dianut dalam konsepsi hukum merek di Indonesia. Sudah sepantasnya Tergugat, sebagai Warga Negara Indonesia, yang merupakan negara peserta Konvensi Paris (Paris Convention) yang mana sudah sepantasnyalah sebagai warga Negara Indonesia tersebut Tergugat menghormati keberadaan merek-merek terkenal bukannva meniru atau mendompleng merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat
• Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat telah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi sebagai merek terdaftar yang notabene merek terkenal yang sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Merek. Oleh karena itu seharusnya merek- merek yang seperti itu tidak dapat didaftarkan karena telah diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik, dan apabila ada pihak lain yang terlanjut mengajukan pendaftaran atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya) tersebut maka permohoan atas merek-merek tersebut harus ditolak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Merek berikut penjelasannya, sebagai berikut: “Pasal 4 Undang Undang Merek: Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikat tidak baik.
• Penjelasan Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen …” “Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut
  1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya)milik Penggugat adalah merek terkenal; 3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta Variasinya)
2. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai tersebut di bawah ini:

1. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
2. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
3. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
4. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
5. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
6. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya); milik Penggugat
8. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan.
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek “Hugo” yang disengketakan dari daftar umum merek.

Terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (Lewat Waktu)

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Rl Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang Undang Merek”) menyebutkan: Pasal 69:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

merek-merek terdaftar atas nama Tergugat yang disengketakan oleh Penggugat adalah: – Hugo Hugo Sport, untuk pertama kali di kelas 25 terdaftar pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Nomor Pendaftaran 467312, dan telah diperpanjang dengan  Nomor Pendaftaran IDM000191519, Kelas 25, tanggal pendaftaran 28 Januari 2009; – Hugo, Nomor Pendaftaran IDM000156404, Kelas 25, tanggal pendaftaran 3 Maret 2008; – Hugo Hugo Sport, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25, tanggal pendaftaran 19 Januari 2012; – Hugo Sprt + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000248526, Kelas 25, tanggal pendaftaran 24 Mei 2010; – Hugo Select Line, Nomor Pendaftaran IDM000250836, Kelas 35 tanggal pendaftaran 4 Juni 2010; – Hugo, Nomor Pendaftaran IDM000250934, Kelas 35, tanggal pendaftaran 7 Juni 2010;

merek-merek atas nama Tergugat tersebut diatas telah terdaftar lebih dari lima (5) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran merek , dari dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek, maka seharusnya gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu), karena diajukan telah melampaui batas waktu yang telah dipersyaratkan oleh Undang Undang Merek

mohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan a quo atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara
• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kasasi ke Mahkamah Agung

Pemohon : Merek HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG

Termohon : Merek HUGO

• Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) adalah pemilik merek terkenal dan terdaftar “Hugo Boss” yang digunakan pertama kali oleh Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) pada Tahun 1924 dan dalam konteks internasional telah terdaftar pertama kali di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan Nomor Pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25, serta merupakan merek terdaftar pertama di Indonesia yang terdaftar pada Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) sejak tanggal 24 Januari 1989, masing-masing terdaftar di bawah pendaftaran Nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 (d/h. 427225, 427216, 427217 dan 427218) untuk melindungi kelas 25; Bahwa di samping merupakan pemilik merek terdaftar “Hugo Boss” sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi juga merupakan pemilik dari berbagai merek yang menggunakan variasi dari kata ‘Hugo’ dan/atau ‘Boss’ di dunia perdagangan yang terdaftar untuk melindungi beragam jenis barang dan/atau jasa yang tersebar di berbagai kelas, di antaranya kelas 25 dan 35, yaitu merek Hugo Boss, Hugo Hugo Boss, Boss Hugo Boss, Hugo XX, Hugo XY, Hugocreate, Hugo Hugo Boss energise yang terdaftar baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia (untuk selanjutnya merek-merek Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di atas secara bersama-sama disebut sebagai “Merek Hugo Boss (beserta variasinya)”;
• Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) adalah pemilik dari merek-merek tersebut di bawah ini, sebagai berikut:
  1. Merek Hugo Hugo Sport di kelas 25 tanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
  2. Merek Hugo di kelas 25 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  3. Merek Hugo Hugo Sport di kelas 25 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  4. Merek Hugo Sport + Lukisan di kelas 25 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  5. Merek Hugo Select Line di kelas 35 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  6. Merek Hugo di kelas 35 terdaftar tanggal 7 Juni 2010; (Untuk selanjutnya merek-merek Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) di atas secara bersama-sama disebut sebagai “merek-merek “Hugo” yang disengketakan”);

• Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek /2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baikA
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya); milik Penggugat,
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek “Hugo” yang disengketakan dari daftar umum merek
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; – Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.00