Author: Stefanus Kurniawan Dharmadji, S.H.
Dalam rangka menunjang dan meningkatkan iklim usaha di Indonesia, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diberlakukan pada tanggal 25 November 2016. Di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tersebut terdapat poin-poin penting khususnya yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diantaranya adalah:
1. Perubahan judul, pada UU Merek menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis;
2. Perluasan tipe merek, yang semula pada UU Merek yang lama hanya mengatur merek konvensional dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru dibedakan menjadi merek konvensional dan merek non tradisonal yang terdiri dari: merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram;
3. Perubahan alur dalam proses pendaftaran merek, yang semula pada UU Merek lama yaitu permohonan → pemeriksaan formal → pemeriksaan subtantif → pengumuman → sertifikasi, maka pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru yaitu permohonan → pemeriksaan formal → publikasi/pengumuman → pemeriksaan subtantif → sertifikasi;
4. Jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat, yang semula pada UU Merek lama selama 14 bulan 10 hari dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru selama 9 bulan;
5. Perpanjangan pendaftaran merek, yang semula pada UU Merek lama selama 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru selama 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek;
6. Pendaftaran merek internasional, yang semula pada UU Merek lama tidak terdapat pengaturan tentang pendaftaran merek internasional dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru untuk pendaftaran merek internasional berdasarkan Madrid Protokol.
7. Pengaturan tentang Indikasi Geografis, yang semula pada UU Merek lama ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru diatur secara lebih rinci (Terdiri dari 4 Bab, Pasal 53 s/d Pasal 71);
8. Ketentuan Pidana, yang semula pada UU Merek lama tidak memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana (menggangu kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia).
Sesuai pengertian merek yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya terdapat 3 (tiga) elemen merek yaitu: Tanda, Memiliki Daya Pembeda dan Digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Daya pembeda (distinctiveness) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Alasan absolut (absolut grounds) → Pasal 20 yaitu jenis merek yang tidak dapat didaftar;
2. Alasan relatif (relative grounds) → Pasal 21 yaitu jenis merek yang ditolak.
Namun menurut penulis, adanya unsur itikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3) seharusnya tidak diklasifikasikan dalam alasan relatif dan seharusnya diklasifikasikan dalam alasan absolut dalam Pasal 20.
Dengan diberlakukan UU Merek dan Indikasi Geografis ini terdapat beberapa hal positif, yaitu diantaranya:
1. Biaya pendaftaran relatif murah karena tidak membatasi jumlah jenis barang/jasa dalam satu kelas (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
2. Jangka waktu proses permohonan relatif lebih singkat;
3. Memperluas objek jenis barang dan/atau jasa yang akan didaftar karena dapat mendaftarkan merek-merek non konvensional.
Selanjutnya, pengaturan untuk merek terkenal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya tidak mengatur secara rinci, namun pengaturan tentang merek terkenal dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b, yaitu:
Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
Terdapat konsep dari Amerika tahun 1920 yang dikenal dengan doktrin Dilution, yaitu merek bukan murni kreasi intelektual, namun perlindungan reputasi (well known mark and famous mark). Doktrin Dilution terdiri dari blurring, tarnishment, dan cybersquatting (Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H, Seminar Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Universitas Surabaya, 23 Maret 2017).
Doktrin dilution blurring (pengaburan) yaitu pemudaran atas kekuatan merek melalui identisifikasinya untuk produk yang tidak sejenis, meskipun kesamaan merek tersebut tidak menyebabkan kebingungan diantara konsumen kedua produk tersebut, namun masing-masing mengurangi kualitas pembeda dari merek yang bersangkutan. Contoh: Tiffany (merek perhiasan yang sudah terkenal) → Tiffany (rumah makan).
Doktrin dilution tarnishment (pemudaran) merupakan akibat dari penggunaan untuk mengencarkan, menodai, menurunkan karakter atau kualitas pembeda dari merek terkenal, terutama penggunaan produk yang lebih rendah atau produk yang tidak pantas. Contoh: Starbucks Coffee (merek kedai kopi yang sudah terkenal) → Pecel Lele Lela.
Doktrin dilution cybersquatting yaitu mendaftarkan nama domain yang mirip atau sama dengan sesuatu merek terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui lalu-lintas pengunjung yang mengunjungi alamat bersangkutan. Contoh: www.celinedion.com → seperti diketahui Celine Dion adalah merupakan penyanyi internasional yang sudah terkenal.
